Voici ce que vous devriez tirer au clair avant de déposer une marque

Avant de déposer une demande d’enregistrement de marque, il est important de définir une stratégie de protection. Elle étayera les décisions du détenteur quant à l'utilisation future de sa marque. Elle déterminera par exemple les responsabilités en matière de protection des marques dans l'entreprise et précisera la question du type de marque, celle des pays dans laquelle la marque doit être protégée et enfin celle des produits et des services pour lesquels elle sera utilisée.

Avant de créer sa marque, chaque déposant se pose les questions suivantes : comment doit être ma marque ? faut-il protéger seulement un mot, un élément graphique ou une marque associant un élément verbal et un élément figuratif ? L'éventail des possibilités est large, comme nous l'avons déjà montré dans un précédent article. La marque individuelle est la catégorie de marque la plus courante. Dans ce cas, la personne physique ou morale mentionnée comme déposant est le titulaire de la marque. Il faut ensuite choisir le type de marque que l’on entend protéger. Peuvent être enregistrés comme marque une image (logo), des lettres, mais aussi des signes tridimensionnels ou une courte mélodie (marques spéciales).

Revenons à la société A du début de l'article. Le responsable de la gestion de la marque lira attentivement ce qui suit. Il est essentiel de tirer au clair, avant de déposer la demande d’enregistrement, si le signe qui doit être déposé porte atteinte à des droits de tiers (risque de conflit), par exemple à des marques antérieures. Ces clarifications sont d’autant plus importantes que l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) ne vérifie pas, lors de l'examen de la demande, si des marques identiques ou similaires sont déjà enregistrées.

Vous pouvez trouver la réponse à cette question par vous-même : en consultant le registre suisse des marques, il est possible de voir si des marques similaires ou identiques sont déjà en usage. Ce registre se limite toutefois aux marques qui ont été déposées en Suisse directement. Pour savoir si des marques étrangères sont protégées en Suisse également (à la faveur d’une désignation postérieure), il faut consulter le Madrid Monitor.

Lorsqu'on effectue des recherches, il ne faut pas oublier que sans logiciels spéciaux, il est presque impossible de trouver par soi-même toutes les marques à prendre en considération. De plus, il faudrait posséder des connaissances en droit des marques pour pouvoir interpréter les résultats. Les recherches que l’on réalise par soi-même constituent donc un premier pas important, car elles permettent d’identifier des marques enregistrées de concurrents susceptibles de représenter une menace. Mais chaque déposant devrait réfléchir sérieusement à la nécessité ou non de faire appel à un conseil en marques ou à une entreprise spécialisée dans les recherches professionnelles de marques. Ces services ne sont pas bon marché, mais le prix à payer en cas de problèmes juridiques est bien plus élevé.

La marque permet d’identifier (p. ex. grâce à un logo) des produits ou des services. Il faut par conséquent déterminer pour lesquels précisément on souhaite solliciter la protection de la marque. Les produits et services doivent être regroupés par thèmes, plus précisément par classes, selon un accord international qui a institué la Classification de Nice. L’IPI propose une aide à la classification qui permet de rechercher les termes pour classer correctement les produits et les services. Si la liste des produits et services est constituée de termes acceptés par l’IPI, la demande d’enregistrement est traitée selon l'examen anticipé, qui présente l'avantage d’être plus rapide.

Une fois que la marque est enregistrée, il n’est plus possible d’ajouter des termes à la liste, autrement dit d’étendre la protection à d’autres produits et services. Biffer certains produits ou services ou supprimer des classes entières est en revanche envisageable. Il arrive souvent que les déposants sélectionnent « en réserve » des produits, des services ou des classes entières. C’est inutile et onéreux, car une marque inscrite au registre des marques doit être utilisée dans un délai de cinq ans et trois mois.

Il est prudent de s’assurer les services d’un spécialiste (conseil en marques/avocat) à chacune de ces étapes.