Réflexion stratégique avant le dépôt d’une marque

La question du budget est centrale pour déterminer la couverture géographique et la protection des droits. Le droit des marques, contrairement au droit des brevets et au droit des designs, ne connaît pas la condition de la nouveauté. Cela signifie qu’en théorie, une marque peut être déposée après son lancement sur le marché. Par ailleurs, elle peut être enregistrée dans plusieurs pays à des moments différents. À noter qu’en présence de deux marques similaires sur le même marché, le titulaire des droits les plus anciens se voit accorder le droit à la marque (principe de la priorité découlant du dépôt).

Attendre trop longtemps avant de déposer sa marque entraîne le risque de se voir devancé par un concurrent. Le fabricant de chaussures de sport suisse Künzli a ainsi dû renoncer à son signe distinctif, composé de cinq bandes, qu’il avait développé pendant plusieurs dizaines d'années, car sur son marché principal, l’Allemagne, son concurrent K-Swiss avait enregistré la marque en premier : Künzli a ainsi été forcé d’opérer à un rebranding. L’extension géographique de la protection représente donc une question centrale qui devrait être considérée attentivement dès le départ.

Il n’est toutefois pas conseillé de déposer sa marque à l’étranger « à l’avance ». Une telle stratégie s’avère en effet coûteuse et comporte des risques. Dans chaque pays concerné, des frais doivent être payés, et le droit des marques prévoit un devoir d’usage. Un titulaire qui n'utilise pas sa marque pour les produits et services enregistrés au terme d’un délai de carence variant selon le pays (cinq ans en règle générale) risque de perdre son droit de monopole si un tiers dénonce un défaut d’usage de la marque.

L’inscription de la marque au registre confère au titulaire un droit de monopole. Il peut ainsi interdire à tout tiers d’utiliser un signe identique ou similaire au sien pour distinguer des produits ou des services similaires; il peut aussi s'opposer à ce que ce signe soit utilisé pour importer ou exporter des produits ainsi que pour faire de la publicité. Il ne relève cependant pas du devoir de l’État d’exercer une surveillance ni de faire appliquer le droit de monopole pour les privés. Chaque titulaire peut donc décider si et comment il souhaite procéder envers un tiers violant le titre de protection enregistré. Dans ce cadre, le recours aux termes d’utilisation offensive et d'utilisation défensive d’un titre de protection est courant.

Le terme d’« utilisation défensive » est employé lorsqu’une marque a été enregistrée principalement afin qu’aucun tiers ne puisse enregistrer un titre de protection identique ou similaire. L’objectif premier de cette stratégie est de garantir qu’aucun tiers ne puisse entraver le droit d’action de l’entreprise (freedom to operate [FTO]). L’avantage réside dans le faible investissement administratif et financier nécessaire au maintien du titre de protection. Hormis la taxe de prolongation, il n’y a pas de frais supplémentaires.

En cas d’utilisation offensive, les titulaires d’un titre de protection prennent des mesures concrètes contre tout tiers violant le droit de protection, soit en le rappelant à l’ordre, soit, le cas échéant, en le poursuivant en justice. Cette stratégie implique un investissement nettement plus important. Le titulaire de la marque doit régulièrement vérifier le registre à la recherche de titres de protection enregistrés par ses concurrents. Il est conseillé de consulter des spécialistes afin d’évaluer les risques de litiges. Recourir à des spécialistes afin d’opérer cette surveillance, de s'assurer des conseils ou encore de conduire des procès implique un investissement financier nettement plus important, couplé à une issue incertaine. En revanche, le droit de monopole peut ainsi être garanti. C’est au titulaire du droit de protection de déterminer quelle stratégie il privilégie.

Les éléments déterminants pour l’acquisition de titres de protection sont également valables pour le choix de la stratégie de protection : la défense d’un titre de protection n’est pas impérative, mais le choix réfléchi d’une stratégie l’est certainement.

Protection des marques en Suisse : réponses à vos questions.