Perché un obbligo di utilizzo dei marchi

Secondo l’articolo 35a in combinato disposto con l’articolo 12 capoverso 1 della legge sulla protezione dei marchi, dopo la scadenza del termine di tutela di cinque anni, chiunque può chiedere all’IPI la cancellazione del marchio per mancato uso. L’impresa titolare del marchio impugnato deve quindi rendere verosimile l'uso del suo marchio all’IPI. Chi utilizza un marchio dovrebbe pertanto documentarlo in ogni caso, al fine di proteggersi da un’eventuale cancellazione.

«Molti titolari di marchi non sono consapevoli del fatto che devono documentare l’utilizzo del loro marchio per perpetuarne la tutela», dichiara Birgit Weil, rappresentante in materia di marchi. Spesso il problema non è l’uso del marchio in sé, bensì la mancanza di prove dell’uso per il periodo richiesto. I titolari di marchi possono trovarsi in difficoltà in situazioni del genere.

Rilevare e salvare i dati relativi all’utilizzo di un marchio richiede un approccio multisettoriale all’interno di un’impresa: il servizio Finanze dispone di dati sul fatturato relativo al marchio, mentre il servizio Marketing ha i dati che riguardano le misure pubblicitarie adottate. Tra i mezzi di prova appropriati, l'esperta in marchi cita listini prezzi, fatture, bollettini di consegna, confezioni, cataloghi, materiale pubblicitario o screenshot della homepage del sito, che permettano di stabilire in particolare luogo, data, entità e modalità d’uso del marchio in questione. Gli sforzi per recuperare una mancata documentazione coerente dell’utilizzo, mediante ricerche dispendiose in termini di tempo e costi, non sono sempre coronati dal successo.

Bisogna fare attenzione in caso di modifica successiva del marchio: «Un marchio è utilizzato in modo da preservarne la tutela solo se l’impiego è conforme a quanto iscritto nel registro o perlomeno non diverge in modo essenziale dalla registrazione», spiega Birgit Weil. Chi, nell’utilizzare il marchio, lo adegua graficamente, lo combina con altri elementi o ne elimina alcuni, potrebbe eventualmente non essere in grado di dimostrarne l’uso in modo da preservarne la tutela. «In questo caso si consiglia di registrare la variante modificata presso l’IPI», suggerisce Birgit Weil.

Nel caso di imprese il cui nome coincide con il marchio, l’utilizzo avviene spesso solo per designare l’impresa e non a titolo di marchio. Per ovviare a questo problema, si può impiegare sistematicamente il nome dell'azienda come marchio, ad esempio in combinazione con elementi semplici come «il nostro marchio» o con l’annotazione «registered» (rappresentata dalla R iscritta in un cerchio,®).

Birgit Weil spera che i titolari di marchi riservino più attenzione all’obbligo di utilizzo. «Per le imprese il marchio è uno dei beni più importanti. Investono molto denaro nel suo sviluppo e nella sua notorietà. Pertanto risulta ancora più amareggiante quando, dopo anni, può essere cancellato soltanto perché mancano sufficienti prove d’uso».