«Abbiamo assistito a una valanga di domande di registrazione di marchi di servizio»

Magda Streuli-Youssef: Ricordo solo vagamente le discussioni politiche di allora. L’impulso iniziale per la revisione è stato dato dalle cerchie interessate (Vorort dell’Unione svizzera del commercio e dell'industria [oggi Economiesuisse] e l’Associazione svizzera per la protezione della proprietà intellettuale), che avevano presentato le relative domande all’UFPI (oggi IPI).

La nuova LPM ha rappresentato, per così dire, un salto di qualità per la Svizzera, trasformando una legge tradizionale in una legge moderna ed efficace. Lo dimostrano anche le innovazioni introdotte dalla riforma:

• sostituzione della priorità derivata dall'utilizzazione con quella derivata dalla registrazione
• introduzione del marchio di servizio e del marchio tridimensionale
• riconoscimento del marchio per le merci d’esportazione
• abbandono dell’esame della qualità di depositante nella procedura di deposito
• ridefinizione dell’uso del marchio da parte del titolare e anche dell’uso illecito
• libera trasmissibilità del marchio
• introduzione della procedura di opposizione
• rafforzamento della posizione e dei diritti di difesa del titolare del marchio
• proroga del termine d’aspettativa per utilizzare il marchio da 3 a 5 anni
• riduzione del termine di protezione da 20 a 10 anni
• semplice proroga senza ulteriore esame del marchio dopo 10 anni
• rinuncia alla protezione speciale per le ragioni sociali

La riforma ha inoltre consentito un allineamento con il diritto di altri Paesi europei e dell’UE.

In generale, posso dire che la legge ha avuto un impatto notevole sulla prassi:

• La priorità di registrazione ha contribuito in modo significativo ad aumentare la certezza del diritto e, nelle attività di consulenza, a migliorare la prevedibilità delle decisioni. La rigidità associata all’introduzione del principio di registrazione è stata mitigata nella LPM dal diritto di proseguire l’uso ai sensi dell’articolo 14 LPM. Ciò consente a un terzo di utilizzare un segno già in uso prima del deposito nella stessa misura in cui lo faceva prima, ma non gli concede alcun diritto di difesa nei confronti del titolare del marchio registrato.

• Nei primi due anni dopo l’entrata in vigore della LPM, abbiamo assistito a una vera valanga di domande di registrazione di marchi di servizio soprattutto grazie alla priorità d’uso «transitoria» prevista dall’articolo 78 LPM. I marchi depositati con la rivendicazione della priorità d’uso non erano inoltre soggetti a opposizione.

• Trasferimento delle controversie relative al rischio di confusione dai tribunali ordinari alla procedura di opposizione: oggi possiamo affermare in modo piuttosto lapidario che nel diritto dei marchi la questione del rischio di confusione è largamente decisa dall’IPI e dal Tribunale amministrativo federale (TAF). Per contro, i processi civili davanti ai tribunali ordinari sulla questione del rischio di confusione nel diritto dei marchi sono diminuiti in modo significativo. Questo comporta vantaggi e svantaggi. Il vantaggio è certamente che il TAF ha potuto sviluppare una prassi ricca e fondata nelle cause di opposizione. Un altro vantaggio auspicato dal legislatore era che la procedura di opposizione fosse una procedura rapida e poco onerosa. Per quanto riguarda il primo aspetto, l’obiettivo non è purtroppo stato raggiunto. Nella pratica le procedure di opposizione durano troppo a lungo, spesso anche più di un processo ordinario. Si tratta di una situazione cui occorre porre rimedio. Per quel che riguarda gli svantaggi, la procedura di opposizione è una procedura di diritto di registro nella quale non sono ammesse determinate allegazioni (come le considerazioni in materia di concorrenza sleale), che sono invece ammesse nei processi civili.

Avevo trovato le modifiche molto positive. La nuova legge ha eliminato alcune delle incertezze del vecchio diritto e ha migliorato notevolmente la posizione del titolare del marchio e agevolato l’applicazione dei suoi diritti. Ecco alcuni esempi:

• In base alla vecchia legge, la priorità d’uso poteva generare sorprese indesiderate per l’attore (titolare del marchio anteriore registrato) in un processo, poiché il convenuto (titolare del marchio più recente) poteva sostenere di aver già utilizzato il marchio prima della registrazione del marchio contestato (priorità d’uso). Ciò comportava in ogni caso la reiezione dell’azione (cfr. DTF 120 II 111 consid.2).                                                        

• Abolizione dell’eccezione dei diritti anteriori di terzi: in base alla vecchia LPM, il titolare di un marchio contestato (convenuto in un processo) poteva sollevare l’eccezione dei diritti anteriori per obiettare che il marchio dell’attore non fosse sufficientemente diverso dal marchio anteriore di un terzo. Se il convenuto riusciva nell’intento, il marchio dell’attore veniva dichiarato nullo e l’azione legale veniva respinta (cfr. DTF 120 II 111, 90 II 43).

• Uso lesivo del marchio: dalla revisione è considerato lesivo qualsiasi uso del marchio come segno distintivo, compreso l’uso nella pubblicità, su documenti commerciali, come ragione sociale, come emblema o in altro modo come denominazione commerciale. Secondo la vecchia legge invece, solo l’apposizione del marchio sulla confezione di un prodotto era considerata uso lesivo del marchio. Per contrastare l’uso nella pubblicità ecc. occorreva ricorrere agli strumenti della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl).

• Nella procedura di deposito: facilitazione in seguito all’eliminazione dell’esame della qualità di depositante. Nelle attività di consulenza ai clienti: maggiore certezza del diritto. Migliore prevedibilità delle decisioni. Migliore e agevolata applicazione dei diritti del titolare del marchio.

• Procedura di opposizione: il fatto che le controversie sul rischio di confusione siano prevalentemente decise da un’unica autorità e da un unico tribunale per l’intero territorio svizzero ha generato un’ampia giurisprudenza, che ha portato tendenzialmente anche a una maggiore trasparenza e coerenza nella prassi. Inoltre, questo sviluppo ha anche permesso di elaborare principi decisionali per la valutazione delle procedure di opposizione (direttive per l’esame dell’IPI).

• Concentrazione delle controversie relative a conflitti tra marchi nella procedura di opposizione: da quando è stata introdotta la procedura di opposizione, ho notato che sempre più conflitti vengono risolti in via extragiudiziale o non ufficiale.

• La procedura ordinaria davanti ai tribunali civili viene utilizzata principalmente per casi speciali, come i conflitti tra marchi identici, le controversie basate su accordi di limitazione, i casi di conflitto non classici come il conflitto tra segni o costellazioni dissimili in cui giocano un ruolo anche aspetti di concorrenza sleale e/o di diritto contrattuale. L’effetto positivo è che il Tribunale federale ha così potuto dedicarsi in modo approfondito a questioni come l’accordo di limitazione, il marchio dell’agente e i conflitti tra marchi identici.

Dal mio punto di vista, le modifiche più importanti sono le seguenti:

• intervento dell’autorità doganale
• presunzione della legittimazione all’azione del licenziatario esclusivo
• regolamentazione «Swissness»
• procedura di cancellazione davanti all’IPI

Si tratta essenzialmente di modifiche che possono contribuire a una maggiore certezza del diritto e a una migliore prevedibilità nelle attività di consulenza e nella procedura di opposizione, per evitare una durata eccessiva dei procedimenti.

• Una regolamentazione più chiara del marchio dell’agente, nel senso che se il rapporto contrattuale cessa, si presume che venga a mancare anche il consenso del titolare del marchio registrato.

• La regolamentazione della questione se il licenziatario esclusivo sia anche autorizzato a intentare una causa per l’accertamento della nullità di un marchio. La legittimazione all’azione del licenziatario esclusivo è regolata dalla legge solo per l’azione d’esecuzione di una prestazione (azione per violazione) nell’articolo 55 LPM.

• Una regolamentazione legale della perenzione con un termine fisso di cinque anni (come nell’UE) o un arco di tempo. Si aumenterebbe così la certezza del diritto. 

• Per accelerare la procedura di opposizione si dovrebbe verificare se l’IPI debba ottenere la competenza, come nell’UE o negli arbitrati, di comunicare i termini applicabili alle parti nel procedimento all’inizio della procedura di opposizione. Per le sospensioni, si potrebbe introdurre un termine fisso simile al «periodo di riflessione» nell’UE.