Nach Ablauf der fünfjährigen Schonfrist können Dritte beim IGE gemäss Artikel 35a i.V.m. Art 12 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes eine Löschung wegen Nichtgebrauchs beantragen. Es muss jedoch glaubhaft gemacht werden, dass die Marke nicht rechtserhaltend benutzt wurde (Art. 11 MSchG). Der angegriffene Markeninhaber muss dann beim IGE den Gebrauch seiner Marke glaubhaft machen. Wer eine Marke nutzt, sollte dies daher in jedem Fall dokumentieren. Das schützt vor einer möglichen Löschung.
«Viele Markeninhaber sind sich nicht bewusst, dass sie gegebenenfalls den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke belegen müssen», sagt Markenanwältin Birgit Weil. Häufig scheitert es dabei nicht an der Marktpräsenz der Marke an sich, sondern an den fehlenden Belegen für eine hinreichend ernsthafte wirtschaftliche Tätigkeit in der Schweiz während des erforderlichen Zeitraums. Markeninhaber können in solchen Situationen in Schwierigkeiten geraten.
Nachträgliche Recherche aufwändig und ohne Erfolgsgarantie
Das Erheben und Sichern von Daten über die Verwendung der Marke erfordert im Unternehmen ein ressortübergreifendes Denken: die Finanzabteilung verfügt über Daten zu Umsätzen im Zusammenhang mit der Marke, die Marketingabteilung hingegen zu getätigten Werbemassnahmen. Als geeignete Beweismittel nennt die Expertin Preislisten, Rechnungen, Lieferscheine, Verpackungen, Kataloge, Werbematerial oder Screenshots der Homepage. Dabei sollten diese vor allem Ort, Zeit, Umfang und Art der Nutzung der jeweiligen Marke feststellen lassen. Das Versäumnis einer konsequenten Dokumentation durch zeit- und kostenintensive Recherchen nachzuholen, ist nicht immer von Erfolg gekrönt.
Die Marke so gebrauchen, wie sie im Register eingetragen ist
Vorsicht ist bei der nachträglichen Anpassung der Marke angebracht: «Eine Marke wird nur rechtserhaltend gebraucht, wenn sie so verwendet wird, wie im Register eingetragen oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form», sagt Birgit Weil. Wer im Verlauf der Nutzung die Marke grafisch anpasst, mit anderen Elementen kombiniert oder Markenelemente weglässt, kann möglicherweise keinen rechtsmässigen Gebrauch mehr geltend machen. In diesem Fall entscheidet die Behörde, ob die tatsächlich gebrauchte Marke wesentlich vom eingetragenen Zeichen abweicht oder nicht. «Dann ist es empfehlenswert, die abgeänderte Variante beim IGE zu registrieren», gibt Birgit Weil zu bedenken.
Die ausschliessliche Verwendung eines Zeichens als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen dar.
Bei Firmen, deren Name und Marke identisch sind, kann sich der markenmässige Gebrauch, d. h. als Zeichen, welches die Waren oder Dienstleistungen vom Angebot der Konkurrenz unterscheidet, und als Hinweis auf die betriebliche Herkunft, daher als problematisch erweisen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die Marke mit der Ware selbst in Verbindung gebracht wird, selbst wenn die Verwendung der Marke auf der Ware nicht erforderlich ist. Es ist auch möglich den Firmennamen als Marke zu benutzen, etwa kombiniert mit einfachen Elementen wie den Symbolen ® (eingekreister Buchstabe R) für «registered» (registrierte Marke) oder TM für «trademark».
Birgit Weil erhofft sich, dass Markeninhaber der Gebrauchspflicht mehr Aufmerksamkeit schenken. «Die Marke ist für Unternehmen eines der wichtigsten Güter. Sie stecken viel Geld in deren Aufbau und Bekanntheit. Umso bitterer, wenn nach Jahren die Marke allein aufgrund fehlender Belege löschungsreif wird».
