Gemäss Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.3, zweiter Absatz, der Richtlinien vom 1. Januar 2019 werden Hinweise auf die Form der Waren anders behandelt, als solche auf andere Ausstattungsmerkmale. Diese Praxis wurde per 1. Juli 2019 aufgegeben. Auf der Grundlage des Urteils des BVGer B-7402/2016 – KNOT erfolgt die Zurückweisung seither nicht mehr schon dann, wenn die beschriebene Form für die betroffenen Waren nicht unerwartet ist, sondern im Regelfall erst dann, wenn sie für die betroffenen Waren (allgemein) üblich ist oder einen verwendungsmässigen Vorteil darstellt.

Inkrafttreten: 1. Juli 2019

Betroffenes Kapitel der Richtlinien: Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.3 Hinweise auf Ausstattungsmerkmale

Publikation: Newsletter 2019/07 Marken

Gemäss Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.8, 1. Gedankenstrich, der Richtlinien vom 1. Januar 2019 stehen Farbbezeichnungen im Gemeingut, wenn die in Frage stehende Farbe für die betroffenen Produkte ein Kaufkriterium darstellt. Diese Praxis wurde per 1. Juli 2019 geändert. Auf der Grundlage des Urteils des BVGer B-7196/2015 – MAGENTA erfolgt die Zurückweisung grundsätzlich nur, wenn die in Frage stehende Farbe für die betroffenen Produkte charakteristisch bzw. typisch – d.h. mehr als andere Farben vertreten – oder wenn sie sonst wie von besonderer Bedeutung ist. Die übrigen in dieser Ziffer der Richtlinien genannten Zurückweisungsgründe sind von der Praxisänderung nicht betroffen.

Inkrafttreten: 1. Juli 2019

Betroffenes Kapitel der Richtlinien: Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen

Publikation: Newsletter 2019/07 Marken

Gemäss Teil 4, Ziffer 2.2.2, letzter Absatz und Ziffer 2.3, dritter Absatz, der Richtlinien vom 1. Januar 2019 wird dem Hinterleger auch eine Rechnung für die internationalen Gebühren geschickt. Mit der per 1.1.2020 durch das IGE zurückgezogenen Erklärung gemäss Regel 34.2)b) der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum MMA/MMP (GAFO) müssen die internationalen Gebühren direkt bei der OMPI bezahlt werden. Das IGE erhebt nur noch die nationalen Gebühren.

Inkrafttreten: 1. Januar 2020

Betroffene Kapitel der Richtlinien: Teil 4 Ziffer 2.2.2 Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das Institut und Ziffer 2.3 Nachträgliche Benennungen («désignation postérieure»; Art. 3ter 2) MMP, Regel 24 GAFO)

Publikation: Newsletter 2019/08-09 Marken

Gemäss Teil 3, Ziff. 1, und Teil 6, Ziff. 2.1, der Richtlinien vom 1. Januar 2019 können Anträge auf Änderung eines Registereintrags und Widerspruchsschriften per Telefax an das IGE gesandt werden. Die Faxdienste des IGE wurden jedoch per 1. Januar 2020 eingestellt.

Inkrafttreten: 1. Januar 2020

Betroffene Kapitel der Richtlinien: Teil 3, Ziff. 1 Einleitung und Teil 6, Ziff. 2.1 Widerspruchsschrift

Publikation: Newsletter 2019/10 Marken

Seit Januar 2020 bietet das IGE die Möglichkeit der elektronischen Übermittlung von Schreiben im Markenverfahren. Damit dieses Angebot genutzt werden kann, ist eine Registrierung auf einer der beiden anerkannten Zustellplattformen (Privasphere oder Incamail) und eine Freischaltung der gewählten E-Mail-Adresse für den schweizerischen Behördenverkehr (eGov) erforderlich. Erst wenn diese zwei Bedingungen erfüllt sind, kann die elektronische Übermittlung von IGE-Schreiben beantragt werden.

Inkrafttreten: Januar 2020

Betroffene Kapitel der Richtlinien: insb. Teil 1, Ziff. 5.1 Schriftliches Verfahren – Eingabewege (Ergänzung des Textes)

Publikation: Newsletter 2020/01 Marken und Newsletter 2020/02 Marken

Gemäss Teil 5, Ziff. 9.3.3.1, der Richtlinien vom 1. Januar 2019 kann die Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerkreuz durch einen negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden. Die in diesem Zusammenhang vorgeschlagene Formulierung erwähnt die schwarz-weisse Wiedergabe des Kreuzes nicht ausdrücklich. Die Richtlinien weisen jedoch darauf hin, dass eine solche Wiedergabe in Schweiz und Weiss nicht geeignet ist, die Verwechslungsgefahr zu beseitigen (vgl. Teil 5, Ziff. 9.3.2.1 und 9.3.3.1). Um jede Unklarheit im Register zu vermeiden, akzeptiert das IGE seit dem 1. März 2020 nur noch folgenden negativen Farbanspruch: Das im Zeichen enthaltene Kreuz wird weder in Weiss auf rotem Grund noch in Weiss auf schwarzem Grund noch in anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz führenden Farben wiedergegeben.

Inkrafttreten: 1. März 2020

Betroffenes Kapitel der Richtlinien: Teil 5, Ziff. 9.3.3.1 Schweizerwappen, Schweizerkreuz und Schweizerfahne

Publikation: Newsletter 2020/02 Marken

Gemäss Teil 5, Ziff. 8.5.1.1 der Richtlinien vom 1. Januar 2019 wird fingiert, dass die auf einer im Rahmen eines bilateralen Abkommens über den Schutz von Herkunftsangaben (inklusive des sektoriellen Abkommens) geführten Liste bzw. in einem entsprechenden Register enthaltenen ausländischen Angaben in der Schweiz bekannt sind. Das IGE hat seine diesbezügliche Praxis per 1. August 2020 geändert. Ein solcher geografischer Name wird als unterscheidungskräftig und insofern nicht als Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG bewertet, sofern die folgenden kumulativen Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Die Waren- und Dienstleistungsliste ist auf die entsprechende Herkunft eingeschränkt (vgl. zur diesbezüglichen Praxis die Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.6.5.1).

2. Das Zeichen ist als Marke eingetragen

• a) im Ursprungsland (eine Eintragung durch das EUIPO ist nicht ausreichend), wobei das Schutzobjekt der schweizerischen Markeneintragung nicht breiter als jenes im Ursprungsland sein darf (dies bedeutet insbesondere, dass eine Wortmarke im Ursprungsland, die aus dem geografischen Namen in Alleinstellung besteht, die Eintragung einer Marke mit zusätzlichen nicht unterscheidungskräftigen Wort- oder Bildelementen in der Schweiz ermöglicht; in der umgekehrten Konstellation ist dies nicht der Fall);

• b) betreffend die gleichen Waren (bzw. – im Geltungsbereich der Verträge mit der Russischen Föderation, Jamaika und Georgien – Dienstleistungen);

• c) für den gleichen Inhaber (bzw. dessen Rechtsnachfolger).

3. Der geografische Name ist den schweizerischen Abnehmern tatsächlich nicht bekannt (vgl. zur diesbezüglichen Praxis die Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4.2).

Inkrafttreten: 1. August 2020

Betroffenes Kapitel der Richtlinien: Teil 5, Ziff. 8.5.1.1 Unterscheidungskraft [von direkten Herkunftsangaben]

Publikation: Newsletter 2020/07-08 Marken

Das IGE lässt gemäss Art. 47 Abs. 3^ter MSchG (Einschränkung auf einen Produktionsschritt) auch die Eintragung von Wortmarken zu, sofern die nachfolgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:

1. Die im Zeichen enthaltene Herkunftsangabe bezieht sich auf einen Produktionsschritt.
2. Einschränkung der beanspruchten Waren auf die Herkunft dieses Produktionsschrittes.  Beispiel: «…; alle vorgenannten Waren, deren Design vollumfänglich in der Schweiz stattgefunden hat.».
3. Aufnahme der folgenden Einschränkung in die publizierten Bemerkungen des Registers: «Der Zeichenbestandteil "[Herkunftsangabe]" wird hinsichtlich Farbe, Schriftgrösse und grafischer Gestaltung nicht hervorgehoben.»

Inkrafttreten: Dezember 2020

Betroffenes Kapitel der Richtlinien: Teil 5, Ziff. 8.6.5.2

Publikation: Newsletter 2020/12 Marken

Gemäss Teil 5, Ziff. 7.3, der Richtlinien vom 1. Januar 2019 wird durch das Rotkreuzgesetz (SR 232.22) ein roter Halbmond in jeder beliebigen Form und Farbnuance auf einem beliebigen weissen Grund geschützt; die Verwendung des geschützten Zeichens als Bestandteil einer Marke ist grundsätzlich ohne Rücksicht darauf untersagt, welche Bedeutung ihm zusammen mit anderen Elementen der Marke zukommt. Gestützt auf das Urteil des BVGer B-1104/2018 Osaka Soda (fig.) hat das IGE seine Praxis wie folgt gelockert: Der «absolute» Schutz der vom Gesetz erfassten Zeichen ist nicht dahingehend zu verstehen, dass die Berücksichtigung des Gesamteindrucks der zu prüfenden Marke unzulässig wäre. Der gesetzliche Schutz greift nicht, wenn zwar bei isolierter Betrachtung der einzelnen Markenbestandteile ein Halbmond identifizierbar ist, dieser aber im Gesamteindruck untergeht oder in einer anderen Bedeutung wahrgenommen und darum nicht als das geschützte Emblem erkannt wird. Zudem wird das IGE weitergehend als bisher bei einer besonderen Art der Gestaltung des Halbmonds einen Verstoss gegen das Rotkreuzgesetz verneinen.

Inkrafttreten: 1. Januar 2021

Betroffenes Kapitel der Richtlinien: Teil 5, Ziff. 7.3 Schutz des Zeichens des roten Kreuzes

Publikation: Newsletter 2021/1 (1) Marken

Gemäss Teil 5, Ziff. 8.5.1.2, der Richtlinien vom 1. Januar 2019 kann das Freihaltebedürfnis an einer in der Schweiz unbekannten ausländischen geografischen Bezeichnung verneint werden, wenn diese im Markenregister des Ursprungslands für die gleichen Waren bzw. Dienstleistungen eingetragen ist. Das IGE hat seine diesbezügliche Praxis wie folgt gelockert: Die ausländische Eintragung wirkt sich nicht nur auf gleiche, sondern auch auf gleichartige Waren und Dienstleistungen aus. Zudem werden nicht nur identische Marken berücksichtigt, sondern auch solche, die gegenüber der Wortmarke nur sehr geringfügige Abweichungen aufweisen (namentlich zusätzliche gemeinfreie Wort- oder grafische Elemente).

Inkrafttreten: 1. Januar 2021

Betroffene Kapitel der Richtlinien: Teil 5, Ziff. 8.5.1.2 Freihaltebedürfnis und Ziff. 8.5.3 Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben

Publikation: Newsletter 2021/1 (1) Marken

Gemäss Teil 5, Ziff. 8.6.5.1, der Richtlinien vom 1. Januar 2019 muss das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt werden, wenn die Marke eine Herkunftsangabe enthält. Gestützt auf das Urteil des BGer 4A_361/2020 – SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT vom 8. März 2021 (zur Publikation vorgesehen) hat das IGE diese Praxis wie folgt geändert.

Ein Zeichen mit einer schweizerischen Herkunftsangabe, hinterlegt für Dienstleistungen, wird ohne geografische Einschränkung der Dienstleistungsliste eingetragen, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1.    Bei Privatpersonen und Einzelunternehmen: Der (Wohn-)Sitz des Hinterlegers ist in der

       Schweiz.

2.    Bei juristischen Personen:

       a) der Sitz der Hinterlegerin ist in der Schweiz und
       b) die Mehrzahl der im Handelsregister eingetragenen Zeichnungsberechtigten

           hat Wohnsitz in der Schweiz.

Ob dies der Fall ist, wird vom IGE von Amtes wegen geprüft. Bei Privatpersonen und Einzelunternehmen beschränkt sich die Prüfung auf die Angaben im Markeneintragungsgesuch. Bei juristischen Personen wird das Handelsregister konsultiert (www.zefix.ch), wobei die diesbezügliche Abfrage strikt bezogen auf die Angaben gemäss Markeneintragungsgesuch erfolgt («telle quelle»- Abfrage). Sofern diese Bedingungen nicht erfüllt sind bzw. sich dies nicht ohne Weiteres aus dem Handelsregister ergibt, wird das Gesuch beanstandet; dabei wird die Hinterlegerin aufgefordert, entweder glaubhaft zu machen, dass sie die Bedingungen erfüllt, oder die Dienstleistungsliste einzuschränken. Im Unterlassungsfall wird das Gesuch zurückgewiesen.
 
Ein Zeichen mit einer ausländischen Herkunftsangabe wird ohne geografische Einschränkung der Dienstleistungsliste eingetragen, sofern der Hinterleger seinen (Wohn-)Sitz im betroffenen Land hat. Die diesbezügliche Prüfung durch das IGE beschränkt sich auf die Angaben im Markeneintragungsgesuch. Ist die Bedingung nicht erfüllt, wird eine Einschränkung verlangt und im Unterlassungsfall das Gesuch zurückgewiesen.
 
Inkrafttreten: 8. März 2021
Betroffenes Kapitel der Richtlinien: Teil 5, Ziff. 8.6.5.1 Einschränkung auf die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen

Publikation: Newsletter_2021/04 Marken