«Un marchio classificato male può anche essere frainteso»

Peter Benninger lavora come esaminatore di marchi presso l’IPI da più di 25 anni e, da circa 20 anni, rappresenta l’IPI nel comitato di esperti della classificazione di Nizza. È dunque uno specialista per tutte le questioni che ruotano attorno alla classificazione di prodotti e servizi.

In tutti i Paesi che garantiscono la protezione dei marchi, al momento del deposito occorre indicare per quali prodotti e/o servizi deve valere la protezione del marchio. Lo scopo dell’Accordo concluso a Nizza nel 1957 è che in tutti i Paesi membri prodotti e servizi vengano classificati secondo i medesimi criteri. Ciò agevola da un lato l’estensione della protezione del marchio ad altri Paesi in base all’Accordo di Madrid – oggi per fortuna la maggior parte dei Paesi ha aderito all’Accordo – e, dall’altro, semplifica la ricerca a livello internazionale di marchi confondibili. In questo modo, nelle banche dati è possibile effettuare ricerche circoscritte alle classi che potrebbero potenzialmente comportare dei conflitti, dato che marchi identici o simili per prodotti e servizi del tutto diversi di solito non rappresentano un problema.

Nella classificazione di Nizza, tutti i prodotti e servizi sono suddivisi in 45 classi (cosiddette classi LPS). Esistono 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi. Ogni classe ha un titolo che consiste in termini generali. La classe 25 include ad esempio i termini generali «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria». Le relative note esplicative, consultabili ad esempio nella banca dati dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), forniscono indicazioni sui prodotti che rientrano in questa classe. Vi rientrano ad esempio i «leggings» e le «mantelle da parrucchiere», ma non l’«abbigliamento per animali» o le «sacche scaldapiedi elettriche». Questi prodotti devono essere classificati in altre classi. 

Si tratta di una questione di strategia commerciale, per la quale consiglio di rivolgersi a un rappresentante in materia di marchi.

In linea generale, vale quanto segue: un termine generale come «abbigliamento» offre una protezione più estesa rispetto a un termine specifico come «t-shirt». In questo modo si copre un ampio ventaglio di prodotti e si corre meno il rischio di dimenticare qualcosa. Se quindi si offre o si intende offrire articoli di abbigliamento di qualsiasi tipo, è meglio optare per il termine generale. In caso di conflitti con altri marchi, è comunque possibile precisare o circoscrivere in qualsiasi momento i prodotti e i servizi che si intende rivendicare. Molte controversie vengono risolte in questo modo.

Con una protezione più estesa, si presta tuttavia anche maggiormente il fianco a contestazioni, ad esempio perché qualcun altro offre qualcosa di identico o simile in un ambito specifico. Registrando un nuovo marchio per «abbigliamento», potrebbe capitare che il titolare di un marchio simile preesistente di biancheria intima presenti opposizione. Rivendicando invece una protezione solo per il termine «t-shirt», quest’ultimo potrebbe magari rinunciare all’opposizione. Esistono poi diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti, che non accettano termini generali, il che potrebbe costituire un problema qualora si volesse estendere la protezione all’estero.

È inoltre importante sapere che ogni classe include anche prodotti e servizi che non possono essere attribuiti ai termini generali. Prendiamo il titolo della classe 15, cioè «strumenti musicali; leggii e supporti per strumenti musicali; bacchette per battere il tempo»: il «crine per archetti» o le «soffierie per strumenti musicali» non sono ad esempio coperti dai suddetti termini. Se si vuole proteggere anche il crine per archetti, esso va espressamente indicato in aggiunta ai termini generali al momento del deposito.

Per chi fabbrica e vende prodotti, è sufficiente proteggere questi ultimi nella rispettiva classe. Tutto il resto, ad esempio per un fabbricante di dolciumi la carta che avvolge le caramelle, la confezione o il sito Internet che pubblicizza i dolciumi, costituisce un prodotto ausiliario o un’attività (non un servizio!) necessaria per la fabbricazione e la distribuzione. Se, però, la confezione è strettamente collegata al prodotto, può essere opportuno proteggere anche questa.

Nella maggior parte dei casi si tratta di formulazioni poco chiare, spesso causate da una errata traduzione della lista originale (p. es. lista in inglese tradotta in tedesco con uno strumento online in vista del deposito del marchio). Altre volte i problemi sono dovuti semplicemente a un cattivo uso della lingua. In presenza di simili ambiguità, contestiamo la domanda: a questo punto il depositante ha due mesi di tempo per adeguare la lista di prodotti e servizi.

Per esempio «Classe 42, messa a disposizione di un sito Internet (software)». Cosa si intende per «messa a disposizione»? Si tratta di software che viene messo a disposizione su un sito Internet oppure di un sito Internet che offre una determinata prestazione grazie a un software? Al posto di questa formulazione, che risulta incomprensibile, occorrerebbe indicare quali servizi vengono offerti (tramite il sito Internet), come ad esempio «consulenza online in materia di assicurazioni».

Frequenti risultano anche i tentativi di precisazione con «in particolare», come ad esempio «apparecchi elettrici, in particolare rasoi». In base alla nostra prassi, un’espressione come «apparecchi elettrici», troppo vaga per la classificazione, non può essere precisata in questo modo, dato che anche con un’enumerazione non esaustiva come quella appena citata, essa rimane poco chiara. Il depositante dovrebbe invece precisare gli apparecchi elettrici a tal punto da renderli classificabili, utilizzando ad esempio «spazzolini da denti elettrici e rasoi elettrici» anziché «apparecchi elettrici». Nel caso in cui volesse utilizzare il marchio soltanto per i rasoi, dovrebbe sostituire «in particolare» con «ossia».

La classificazione ha unicamente carattere amministrativo, vale a dire che, in caso di opposizione, si gode in linea di massima della stessa protezione indipendentemente dal fatto che la classificazione sia giusta o sbagliata. Occorre però prestare attenzione ai termini con un doppio significato, che costituiscono un’eccezione. In questi casi è la classe a precisare il termine. Se un depositante rivendica la protezione per «stampi» nella classe 7, il marchio risulta protetto per le macchine stampigliatrici, ma non per gli stampi come utensili (classe 8) o gli stampi da cucina (classe 21), anche se in realtà il depositante voleva proteggere gli stampi per dolci della classe 21.

In linea di principio spetta al depositante provvedere a una classificazione corretta. Se commette degli errori, deve accettare che la denominazione venga mal interpretata o che un suo concorrente non riesca a trovare il suo marchio durante una ricerca sui marchi, dato che la maggior parte dei servizi di ricerca consente di regola solo una ricerca per numero di classe. Allo stesso modo, anche il depositante non troverà nuovi marchi simili se, dopo la registrazione errata del proprio marchio, concentrerà la ricerca sulla classe «sbagliata» nel quadro del monitoraggio della concorrenza: potrebbe così perdere l’occasione di presentare un’opposizione.

Prima di depositare un marchio, conviene riflettere attentamente per quali prodotti e/o servizi si vuole rivendicare una protezione, proiettando lo sguardo al futuro: se si intende ampliare l’offerta in tempi brevi, al momento del deposito è già possibile includere i prodotti e i servizi previsti nella rispettiva lista, anche se il segno non viene immediatamente utilizzato per tutti i prodotti e servizi rivendicati. Dopo la registrazione del marchio, infatti, la lista dei prodotti e dei servizi non può più essere ampliata.

Non si tratta però di proteggere sin dall’inizio il maggior numero possibile di prodotti e servizi, e non solo a causa dei relativi costi. Entro cinque anni dalla registrazione, un marchio deve essere effettivamente utilizzato per i prodotti e servizi rivendicati, perché altrimenti decade la protezione dei prodotti non commercializzati e dei servizi non prestati.

In questi casi, occorre depositare un nuovo marchio per nuovi prodotti e servizi. In situazioni del genere raccomandiamo di effettuare una ricerca per chiarire se per prodotti e servizi simili è già stato registrato un marchio simile.

Se non si sa da dove cominciare, può essere utile dare un’occhiata su www.swissreg.ch ai prodotti e/o servizi rivendicati dai concorrenti. Ciò può offrire spunti e aiutare a definire la propria lista. Tuttavia, siccome la classificazione di singoli prodotti e servizi può variare nel tempo, è opportuno verificare la loro effettiva appartenenza a una determinata classe.

Infine, i prodotti e servizi devono essere indicati in maniera precisa e univoca: termini poco chiari possono infatti pregiudicare la portata della protezione. Mediante la nostra assistenza alla classificazione su wdl.ige.ch, è possibile controllare la conformità dei termini e cercare i termini ammessi per prodotti e servizi. È possibile utilizzare queste classi anche in caso di registrazione tramite e-trademark. Se il depositante ricorre a questi termini, ha buone possibilità di accelerare il relativo iter, ossia di beneficiare di un esame anticipato.

Nel 2023, in vetta alla graduatoria delle cinque classi LPS con il maggior numero di domande di registrazione vi era la classe 35 (tra cui pubblicità, gestione aziendale), seguita dalle classi 9 (tra cui CD, computer), 42 (tra cui servizi scientifici e tecnologici), 41 (tra cui educazione, formazione, divertimento) e 36 (tra cui servizi finanziari, servizi d’assicurazione e servizi immobiliari).

Perlomeno per quanto riguarda la classe 35, c’è da chiedersi se i servizi in questione sono stati rivendicati a ragione oppure se la classe è stata fraintesa. Come già ricordato in precedenza, chi fa pubblicità esclusivamente a proprio favore non fornisce servizi in ambito pubblicitario e quindi non deve nemmeno rivendicarli.

Da questa classifica traspare anche che la Svizzera è un Paese innovativo (domande di registrazione per le classi 9 e 42), vanta un’importante piazza finanziaria (classe 36) e che le persone investono molto nella propria formazione continua per acquisire le qualifiche necessarie, senza però trascurare il divertimento (classe 41).

Se in precedenza non era possibile rivendicare i prodotti virtuali come prodotti a sé stanti, ora possono essere protetti nella classe 9 (analogamente ai media scaricabili). Le merci rappresentate virtualmente, offerte ad esempio nel metaverso, devono tuttavia essere esplicitamente indicate come tali (p. es. «abbigliamento virtuale scaricabile» o «orologi virtuali»).

Noi non modifichiamo la classificazione dei marchi già depositati o registrati. In caso di cambiamenti, i titolari di un marchio devono in particolare adeguare il monitoraggio per poter continuare a controllare tutti i prodotti e i servizi nelle nuove classi di riferimento.

Per una consulenza e per capire quali prodotti e servizi è opportuno proteggere, consiglierei di rivolgersi a un rappresentante in materia di marchi. Contatterei uno specialista anche quando si desidera una protezione per Paesi come gli Stati Uniti che, in aggiunta alla classificazione di Nizza, utilizzano un proprio sistema.

Aiutiamo volentieri chi ha domande sulla corretta classificazione di prodotti e servizi. Si può chiamare il numero 031/377 77 77 per ottenere una consulenza telefonica; domande relative alle classi LPS possono essere inviate anche tramite e-mail a wdlnot shown@ipito make life hard for spam bots.ch.

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