Registrare un marchio: considerazioni strategiche da fare prima del deposito della domanda

La portata della protezione e le misure adottate per difendere un titolo di protezione dipendono essenzialmente dal budget disponibile. Contrariamente al diritto dei brevetti e del design, il diritto dei marchi non esige che sia soddisfatto il criterio della novità. Ciò significa che, in linea di massima, un marchio può essere registrato anche dopo la sua introduzione nel mercato. Un marchio può inoltre essere registrato in momenti diversi in Paesi diversi. Occorre tuttavia considerare che in presenza di due marchi simili nello stesso mercato, il diritto al marchio è riconosciuto alla parte titolare del diritto anteriore (cosiddetto principio di deposito).

Chi aspetta troppo a registrare il proprio marchio rischia di farsi battere sul tempo dalla concorrenza. È quello che è successo al produttore di scarpe sportive «Künzli», che ha perso il diritto di utilizzare le cinque strisce che per decenni hanno caratterizzato i suoi prodotti, perché in Germania, il principale mercato di distribuzione delle scarpe dell'azienda, il concorrente «K-Swiss» ha registrato per primo il marchio con le cinque strisce, costringendo l’azienda «Künzli» a un rebranding. L’estensione geografica della protezione è quindi un aspetto importantissimo di cui bisogna tenere conto fin dall’inizio.

Ciò non significa tuttavia che sia consigliabile registrare un marchio all'estero solo a fini «preventivi». Questa strategia sarebbe molto onerosa e non esente da rischi. Bisogna infatti considerare che in ogni Paese vanno pagate le tasse di deposito e che il diritto dei marchi prevede l’obbligo di utilizzo. Chi non utilizza il proprio marchio per i prodotti e servizi rivendicati entro il termine d’attesa, di durata variabile in funzione del Paese (in genere cinque anni), rischia di perdere il diritto di monopolio se qualcuno contesta il marchio per mancato uso.

La registrazione del marchio conferisce al titolare il diritto di monopolio. Ciò significa che può vietare a terzi di utilizzare un segno identico o simile al suo per contrassegnare prodotti o servizi, che può vietarne l’uso nella pubblicità nonché impedire l’importazione e l'esportazione di merce contrassegnata con il segno in questione. Non è tuttavia compito dello Stato monitorare o difendere i diritti di monopolio dei privati. I titolari sono liberi di decidere se e in che misura vogliono procedere contro chi viola i loro diritti. Si distingue tra uso attivo e uso difensivo.

Si parla di uso difensivo quando un marchio è registrato soprattutto per evitare che altri registrino marchi identici o simili. Questa strategia è in particolare tesa a evitare che la concorrenza possa pregiudicare la libertà di attuazione dell’azienda titolare del marchio (si parla anche di «freedom to operate», FTO). Il vantaggio di questo approccio sta nel limitato onere amministrativo e finanziario per mantenere in vigore il titolo di protezione. Gli unici costi sono quelli di proroga.

Chi sceglie di adottare questa strategia si muove attivamente per contrastare chi viola i suoi diritti inviando notifiche e, all’occorrenza, arrivando fino in tribunale. Questo approccio comporta un onere molto superiore. Il titolare del marchio deve continuamente monitorare le registrazioni dei concorrenti nei registri. Per valutare al meglio i rischi di un processo, è consigliabile coinvolgere uno specialista. Il monitoraggio, la consulenza e la gestione dei processi comporta costi molto elevati a fronte di un esito comunque incerto. Questa strategia consente tuttavia di garantire il diritto di monopolio. La scelta della strategia spetta al titolare.

Per la scelta della strategia di protezione vale quanto è valido per l'acquisizione di un titolo: l’attuazione del diritto non è imprescindibile, la scelta consapevole di una strategia sì.

Protezione del marchio in Svizzera: domande e risposte