Dans l’arrêt B-1958/2022 « f2 (fig.) / F2 (fig.) », le Tribunal administratif fédéral (TAF) a examiné à titre préjudiciel la conformité de l’art. 22 al. 3 de l’ordonnance sur la protection des marques (OPM), dans sa version en vigueur au 1^er décembre 2021, avec la loi sur la protection des marques (LPM). Il a considéré que, dans la mesure où cette disposition exclut l’invocation à titre préventif du défaut d’usage alors que la LPM ne l’exclut pas, elle est contraire au droit. Le TAF a ainsi confirmé sa jurisprudence, selon laquelle le défaut d’usage peut être invoqué alors que le délai de carence n’est pas encore échu et que, si ce délai arrive à échéance en cours de procédure, il appartient alors à l’IPI d’examiner l’usage de la marque (cf. ég. TAF B-6675/2016 – GERFLOR, GERFLOR Theflooringroup / GEMFLOOR).

Compte tenu de cette jurisprudence, l’IPI appliquera dorénavant l’art. 22 al. 3 OPM dans sa version antérieure au 1^er décembre 2021. Il modifie dès lors sa pratique et considérera dorénavant que le défaut d’usage peut être invoqué à titre préventif durant le délai de carence. Le défaut d’usage doit néanmoins toujours être invoqué dans la première réponse à l’opposition (cf. art. 22 al. 3 aOPM [RO 1993 226]). Si le délai de carence arrive à échéance avant que l’IPI ne rende sa décision, il convient de rouvrir l’instruction et de permettre à la partie opposante de produire les preuves d’usage correspondantes.

Le changement de pratique précité s’applique immédiatement à toutes les procédures d’opposition en cours. Le ch. 5 de la Partie 6 des Directives de l’IPI en matière de marques sera adapté en conséquence lors de la prochaine révision.