Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous envoyer la newsletter Marques du mois d'octobre:

01 Pas d'obligation de remettre des documents de priorité

02 Conseil LPS du mois

03 Système de Madrid: décision de l'Assemblée

04 Système de Madrid: exigences du Mexique concernant la déclaration d'utilisation de la marque

Nous vous rappelons que depuis le 1^er janvier 2017, il n’est plus nécessaire de remettre des documents de priorité. Ce n'est qu'en cas d'ambiguïté que l'IPI exigera un tel document. Lorsqu'une priorité partielle est revendiquée, le déposant a la possibilité soit de préciser sa revendication de priorité et d'identifier expressément les produits ou services pour lesquels la priorité est revendiquée, soit de remettre un document de priorité. Dans tous les autres cas, la remise d'un document de priorité n'est pas nécessaire.

On nous demande souvent comment une liste doit être établie de manière à inclure tous les produits ou services dont le déposant a besoin. Or, en tant qu'autorité d'enregistrement, l’IPI ne peut se prononcer que sur la question de savoir si un produit ou un service donné est suffisamment précis pour être classé et, le cas échéant, dans quelle catégorie il est classé. La responsabilité de l'exhaustivité de la liste et de la formulation légalement conforme incombe toujours au déposant. Afin de pouvoir assumer cette responsabilité, il est important de savoir ce que signifie un certain terme de la classification. Voici quelques principes :

• En premier lieu, il convient de se référer à la définition lexicale du terme en question.

• Dans le cas de termes dont les définitions lexicales permettent plus d'une classe, la systématique de la Classification de Nice doit être utilisée. Par exemple, une souris de la classe 9 est une souris d'ordinateur et non un rongeur (cl. 31, si elle est vivante).

• Il est également tenu compte de l'usage général de la langue et de l'usage du marché. Par exemple, le terme « coussin », lorsqu'il est utilisé seul , désigne un coussin de la classe 20 tel qu'un oreiller ou un coussin de fauteuil et non, par exemple, un coussin d'air gonflant (dispositifs de sécurité pour automobiles, cl. 12) ou un coussin de selle d’équitation (cl. 18).

• Le numéro de classe est aussi pris en compte. Par exemple, un moteur revendiqué dans la classe 7 sous-entend tous les moteurs sauf ceux destinés aux véhicules terrestres, ou si quelqu'un revendique des tomates dans la classe 29, il est supposé qu'elles sont transformées et qu’il ne s’agit pas de tomates fraîches. Ces dernières appartiennent à la classe 31.

• Ces critères s'appliquent également aux indications générales des intitulés de classes. Par conséquent, la revendication de toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe ne couvre pas forcément tous les produits ou services de cette classe.

• Si un terme n'est utilisé que dans un secteur d'activité restreint ou comme expression propre à une entreprise, il doit généralement être reformulé de manière à pouvoir être classé. Ainsi, très peu de musiciens savent qu'un shamisen est un instrument à cordes traditionnel japonais. Le terme doit donc être décrit, par exemple « instruments à cordes, à savoir shamisen ».

• En ce qui concerne les services, il convient de noter en particulier qu'ils sont toujours fournis à des tiers. Par exemple, le terme « publicité » dans la classe 35 ne comprend pas la publicité pour son propre compte, mais seulement la publicité que l'on fait pour les autres.

Lors de sa 50^e session, qui a eu lieu du 24 septembre au 2 octobre 2018, l’Assemblée de l’Union de Madrid a adopté des propositions de modifications du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid ainsi que des modifications du barème des émoluments et taxes. Les modifications adoptées sont d’ordre formel, puisqu’elles visent à supprimer toute référence à l’Arrangement, là où ces références ne sont plus nécessaires, et à modifier certaines formulations de manière à utiliser du langage inclusif. Le titre du règlement d’exécution commun étant également modifié, la date d’entrée en vigueur de ces modifications a été fixée au 1^er février 2020 afin de laisser suffisamment de temps aux parties contractantes de procéder aux modifications nécessaires dans leurs législations nationales.

Vous le savez certainement, l’Assemblée de l’Union de Madrid se base principalement sur des recommandations faites par le Groupe de travail sur le développement juridique du Système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, qui se déroule en général au début de l’été précédent l’Assemblée. Ce groupe de travail est constitué de délégués des différentes parties contractantes du système et aborde toutes sortes de questions dans le but de faire évoluer le Système de Madrid. Un des sujets sur lequel il s’est penché ces dernières années est la question de l’examen des limitations au registre international, sujet particulièrement important pour l’IPI, lequel vise une harmonisation des pratiques et des interprétations dans ce domaine. Une autre question d’actualité est celle des nouveaux types de marques et des nouveaux modes de représentation; les nouvelles possibilités offertes aux déposants de marques de l’Union européenne en font un sujet d’importance. L’IPI s’engage activement dans ce groupe de travail et souhaite que des questions importantes pour les utilisateurs soient abordées. N’hésitez donc pas à nous contacter !

Les titulaires d’enregistrements internationaux désignant le Mexique doivent présenter une déclaration d’utilisation réelle et effective de la marque sur son territoire. Cette déclaration doit être déposée directement à l’Institut mexicain de la propriété intellectuelle (IMPI), dans le format officiel exigé et moyennant le paiement d’une taxe.

En outre, ladite déclaration doit être déposée dans un délai de trois mois, après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la protection a été accordée au Mexique et dans un délai de trois mois à compter de la notification du renouvellement de l’enregistrement international par l’OMPI.

Le non-respect de cette obligation a pour conséquence une déclaration de déchéance de la marque au Mexique.

Pour de plus amples informations sur les modalités exactes du dépôt d’une déclaration d’utilisation de la marque au Mexique, veuillez consulter l’avis de l’OMPI n° 14/2018.

Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Iris Weber

Division des marques