Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous envoyer la newsletter Marques du mois d’avril :

01 Modification de la pratique de l’IPI concernant le deuxième échange d’écritures (« maintien »)

02  Nouvelle procédure de radiation pour défaut d’usage d’une marque : premières décisions matérielles

03 Informations complémentaires relatives à la gestion électronique des titres de protection (GET) concernant les marques

04 OMPI, Système de Madrid : formulaire « Contact Madrid » et abandon du fax comme moyen de communication avec le Bureau international

Selon la pratique actuelle, lorsqu’il existe des motifs de refus dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque, l’IPI procède en général à un deuxième échange d’écritures (« maintien ») après la notification de refus et avant l’émission d’une décision sujette à recours. Dorénavant, il renoncera en principe à ce second échange d’écritures. Si le titulaire ou son mandataire répond à une notification d’irrégularité, l’IPI procédera à une appréciation des arguments soumis. S’il maintient son refus, il en informera brièvement le titulaire ou son mandataire par écrit tout en lui communiquant qu’une décision détaillée sujette à recours sera émise, en principe après le délai d’un mois. Durant ce mois, le titulaire ou son mandataire a la possibilité de se prononcer une dernière fois (p. ex. en modifiant le signe, en limitant géographiquement la provenance des produits ou services ou en demandant l’enregistrement à titre de marque imposée tout en produisant les documents nécessaires).

Cette mesure a pour but de raccourcir la durée des procédures d’enregistrement de marques par souci de sécurité juridique.

Sont exclues de ce changement de pratique les demandes d’enregistrement de marques :

• auxquelles un motif de refus différent ou des motifs supplémentaires (également la compréhension du signe) à ceux mentionnés dans la notification sont applicables,
• pour lesquelles les motifs du rejet du signe ne sont pas clairement identifiables en raison du contenu de la notification,
• qui doivent également être refusées pour d’autres produits ou services que ceux mentionnés dans la notification, ou
• pour lesquelles la notification était lacunaire pour d’autres raisons (p. ex. insuffisance des documents démontrant le caractère usuel).

Depuis le 1er janvier 2017, une procédure de radiation pour défaut d’usage contre des marques nationales et des enregistrements internationaux désignant la Suisse est disponible devant l’IPI. Il s'agit d'une alternative rapide et avantageuse au procès civil. A ce jour, 61 demandes de radiation ont été déposées. A la fin mars 2018, l’IPI avait rendu 14 décisions formelles (une décision de non-entrée en matière et 13 décisions de classement) et 2 décisions matérielles. Les décisions matérielles rendues dans le cadre de la procédure de radiation pour défaut d’usage sont consultables sur le site de l’IPI. Sur la page d'accueil du site, vous trouvez de surcroît les pages destinées aux professionnels de la propriété intellectuelle (« Espace professionels PI »), qui proposent des accès directs à toutes les ressources nécessaires comme les Directives en matière de marques ou encore l'Aide à la classification de produits et services.

La Division des marques travaille depuis près de deux mois avec le système de gestion électronique des titres de protection (GET). En complément à notre newsletter de février/mars, nous souhaitons vous informer des améliorations et changements ci-après que nous avons apportés au système suite à des remarques reçues de déposants et de mandataires :

Elimination de la lettre « P » devant le numéro du titre de protection pour les marques prolongées

La lettre « P » devant le numéro du titre de protection pour les marques prolongées n'est plus utilisée sur les extraits du registre et la correspondance de l'IPI. Chaque titre de protection peut être clairement identifié sur la base du numéro de marque à six chiffres et l'historique du titre de protection, y compris les prolongations, ressort de l'extrait du registre.

Demande d'enregistrement de plusieurs transferts pour le même titre de protection

Etant donné que seul le titulaire actuel est pertinent pour la gestion du registre et que l'inscription rétroactive au registre de transferts qui ont eu lieu précédemment n'est pas possible, seul le titulaire actuel figure désormais au registre dans le cas de « transferts en chaîne »; tous les transferts précédents ou autres changements de titulaire peuvent être consultés dans le dossier.

Demande simultanée de la même modification pour plusieurs titres de protection (modifications de masse)

Après l’inscription de modifications dites de masse, vous ne recevrez plus une lettre de confirmation énumérant tous les titres de protection modifiés, mais une confirmation de modification pour chaque titre de protection concerné.

Changement de nom et de société

Ces changements sont désormais publiés sous la rubrique « Changement d'adresse » et inscrits au registre. Le terme « adresse » englobe toutes les informations permettant d'identifier le titulaire ou le mandataire, c'est-à-dire le nom ou la société, la rue, le lieu et le pays.

Communication lors de l'enregistrement

La communication envoyée avec le certificat d'enregistrement et la fiche informative a pour objet « Confirmation de la modification ». Par « modification », on entend ici le passage de la demande d'enregistrement à la marque enregistrée, c'est-à-dire l'enregistrement.

Destinataire du rappel pour les taxes de prolongation

Le rappel pour les taxes de prolongation est émis dans la GET douze mois avant l'échéance de la période de protection à l’adresse d’expédition inscrite au registre à ce moment-là. Les changements survenant entre la création de ce rappel et l'envoi de la lettre de rappel ne peuvent donc pas être pris en compte. Sur demande, une confirmation de paiement conforme à la TVA peut être délivrée après le paiement de la taxe de prolongation.

Confirmation des débits du compte courant

A partir de la prochaine mise à jour de la GET (probablement fin mai), le titulaire du compte recevra à nouveau une confirmation de débit lorsqu'une taxe aura été payée au débit de son compte courant auprès de l'IPI.

Adaptation rédactionnelle de lettres

La lettre de notification du certificat de dépôt sera également révisée en vue de la prochaine mise à jour de la GET et les termes « notification » et « notificazione » seront remplacés par ceux de « communication » et « comunicazione » en français et en italien.

Dans le cadre de la modification des instructions administratives pour l'application de l'Arrangement et du Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, l’OMPI a supprimé la possibilité de communiquer par fax avec le Bureau international (BI).

Cette modification est due, d’une part, à la volonté du BI d’améliorer la qualité des données et des informations – et, par conséquent, de réduire les erreurs et les retards dans le traitement des opérations demandées – et, d’autre part, à la modernisation de la technologie.

Le BI encourage les utilisateurs du Système de Madrid à utiliser le service électronique « Contact Madrid » pour lui adresser toute question, réclamation ou communication.

Les modifications susmentionnées sont entrées en vigueur le 1^er avril 2018.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la communication de l’OMPI à ce sujet.

Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Iris Weber

Division des marques